[글로벌 IP] 美 로펌 ‘피니간(Finnegan)’, ‘2018년 8월 특허심판원 무효심판 통계’ 분석 발표

미국 지식재산분야 최대 로펌인 '피니간(Finnegan)'은 최근 미국 특허심판원(Patent Trial and Appeal Board, PTAB)이 2018년 8월에 최종심결을 한 무효심판 관련 통계에 대한 분석을 발표했습니다.

한국지식재산연구원에 따르면 이번 자료는 2018년 8월에 최종심결이 내려진 당사자계 무효심판(Inter Partes Review, IPR) 및 영업방법 특허에 대한 무효심판(Covered Business Method Patents Review, CBMR) 총 39건을 대상으로 분석됐습니다.

IPR은 제3자가 특허등록일로부터 9개월이 경과한 후에 PTAB에 심판을 청구해 해당 특허의 유효성을 다툴 수 있도록 허용한 제도를 말합니다.

또 CBMR은 등 후 제3자가 특허등록일로부터 9개월 이내에 PTAB에 심판을 청구해 해당 특허의 유효성을 다툴 수 있도록 허용한 ‘무효심판(Post-Grant Review, PGR)’에 대한 특칙으로, 무효사유가 있는 특정 영업방법 특허에 관해서는 기한에 제한 없이 PTAB에 무효심판을 청구할 수 있도록 하는 한시적 제도(시행일부터 8년 후 폐지)입니다.

해당 자료에 의하면 총 39건의 최종심결 중 절차 개시가 거절된 사건은 24건(76.47%), 절차가 개시된 모든 청구항이 유효로 결정된 사건은 7건(7.84%), 청구가 일부 인용된 사건(최소한 1개의 청구항이 유효한 특허로 인정받거나 반대로 최소한 1개의 청구항이 무효로 인정된 사건을 의미)은 8건(15.69%)이었습니다.

청구항 기준으로 PTAB은 최종심결에서 절차가 개시된 청구항 총 781개 중 424개(75.58%)에 대해 무효를, 131개(23.35%)에 대해서는 유효하다고 판단했으며 절차 중 특허권자의 정정청구 또는 청구항 포기로 무효가 된 청구항은 6개(1.07%)였습니다.

올해 9월 1일을 기준으로 기술분야 IPR 및 CBMR 절차가 개시된 청구항의 기술분야별 누적 유지율은 생명공학·유기화학이 47.37%로 가장 많았으며 이어 디자인(37.50%), 기계공학(26.12%), 화학·재료공학(25.72%) 순이었습니다.