[비즈월드] 상표법 제90조는 상표권의 배타적인 효력이 미치지 않은 경우를 규정하고 있다. 이 규정은 자유사용의 필요성이 큰 상표를 열거해 상표권의 금지적 효력이 미치는 한계를 설정하고 있다.

그중 하나가 제1항 제1호의 '상거래 관행에 따라 사용되는 상표'인데, 제1항 제1호에 해당하는 상표의 경우 무효심판을 통하지 않더라도 등록 상표의 금지권을 배제할 수 있다.

상표법 제90조(상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위) ① 상표권(지리적 표시 단체표장권은 제외한 다)은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 효력이 미치지 아니한다.

1. 자기의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장 또는 저명한 아호·예명·필명과 이들의 저명한 약칭을 상거래 관행에 따라 사용하는 상표

③ 제1항 제1호는 상표권의 설정등록이 있은 후에 부정경쟁의 목적으로 자기의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장 또는 저명한 아호·예명·필명과 이들의 저명한 약칭을 사용하는 경우에는 적용하지 아니한다.

1.자기의 성명·상호 등과 이들의 저명한 약칭을 사용할 것

성명이나 상호 등은 저명성을 요구하지 않지만 그 약칭은 저명성을 요구하는 점이 구별되는 점이다. 대법원은 과거 하나로통신 사건에서 아래와 같이 판시한 바 있다.

<대법원 2001. 3. 23. 선고 2000후3708 판결>

(가)호 표장 "하나로통신"은 법인인 회사의 상호인 "하나로통신 주식회사" 중 회사의 형태(종류) 표시인 "주식회사" 부분을 생략한 것으로서 '상호의 약칭'일 뿐 '상호' 그 자체를 표시하는 상표에 해당한다고 볼 수 없고, 또한 상호가 약칭으로 사용될 경우에는 그 상호의 저명성이 인정되지 않는 한 상표(서비스표)의 사용실태를 고려할 필요 없이 상표법 제51조 제1호 소정의 '상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것'에 해당되지는 않는다는 이유로, (가)호 표장이 위 회사 자신의 상호 그 자 체를 사용한 것으로 판단하여 상호 "하나로통신 주식회사"가 저명한 것인지 여부에 대하여 살펴보지 않은 채 (가)호 표장이 상표법 제51조 제1호 소정의 '상호'를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장에 해당한다고 판단한 원심은 위법하다.

2.상거래 관행에 따라 사용할 것

종래 상표법은 '보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표'라고 규정돼 있다. 그러나 '상거래 관행에 따라 사용할 것'으로 법문이 변경됐다. 따라서 상표의 구성태양과 무관하게 사용태양에 따라 제90조 제1항 제1호의 적용 여부가 결정된다.

<대법원 2001. 3. 23. 선고 2000후3708 판결>

상표법 제51조 제1호 본문에 의하면, 자기의 상호 또는 그 상호의 저명한 약칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 대하여는 그것이 상표권설정의 등록이 있은 후에 부정경쟁의 목적으로 사용하는 경우가 아닌 이상 등록상표권의 효력이 미치지 아니하는바, 위 법규정에서 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한다 함은 상호를 독특한 글씨체나 색채, 도안화된 문자 등 특수한 태양으로 표시한다는 등으로 특별한 식별력을 갖도록 함이 없이 표시하는 것을 의미할 뿐만 아니라, 그 표장을 보고 일반 수요자가 상호임을 인식할 수 있도록 표시하는 것을 전제로 한다 할 것이므로, 법인인 회사가 그 상호를 표시하면서 회사의 종류를 표시하는 부분을 생략한 경우에는 그것이 널리 알려져 있지 않은 이상 일반 수요자가 반드시 상호로 인식한다고 할 수 없어 이를 회사의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것으로 볼 수 없고, 단지 상호의 약칭에 불과하다고 할 것이고, 이러한 약칭의 표시는 위 법규정에 따라 그것이 저명하지 않는 한 특수한 태양으로 표시되어 있지 않다고 하더라도 상표권의 효력이 미친다고 할 것이다.

한편 상거래 관행에 따른 사용이란 상호적 사용에 그치는 것은 아니고 상표적 사용의 경우도 포함하는 개념으로 파악된다.

3.부정경쟁의 목적으로 사용하지 않을 것

부정경쟁의 목적이란 등록된 상표권자의 신용을 이용해 부당한 이득을 취할 목적 즉 상표권자에 대한 무임승차를 의미한다. 부정경쟁의 목적은 단순히 등록된 상표라는 점을 알았다고 하여 그러한 목적이 인정되는 것은 아니다.

부정경쟁의 목적은 등록 상표권자에게 신용이 존재함을 전제로 하는 개념이다. 신용이란 등록상표에 주지성이 인정된 경우에 인정되는 것이 보통이다.

따라서 등록 상표가 주지성을 획득한 이후에 유사한 상표를 사용하는 것은 부정경쟁목적이 추정된다는 것이 법원의 판단이다(대법원 1990. 9. 25. 선고 89후2274).

*자료 협조=법무법인 '민후'